El proceso de registro de marcas comerciales comprende 3 fases: (1) El ingreso y examen de forma de la solicitud; (2) La publicación del extracto en el Diario Oficial, (3) El examen de fondo de la solicitud.
El ingreso y examen de forma de la solicitud
Para ingresar una solicitud siguiendo el proceso de registro de marcas, se debe elegir entre 7 tipos de formularios según el objeto de protección nos interese. Estos son: (1) productos, (2) servicios, (3) establecimientos comerciales, (4) establecimientos industriales, (5) frases de propaganda, (6) marcas colectivas y (7) marcas de certificación. Estas dos últimas buscan proteger una marca que distinga la procedencia material o alguna característica común de un bien o servicio producido o prestado por los miembros de una asociación; o la protección de una marca que acredite alguna o algunas características comunes de un bien o servicio que cumpla con determinados estándares de calidad, en el caso de la marca de certificación.
En la solicitud se debe expresar que Clase de producto o servicio específico se está interesado en proteger de acuerdo al Clasificador Internacional de Niza. Esta herramienta busca ordenar los productos y servicios solicitados, con el fin de facilitar la búsqueda de marcas registradas similares o parecidas a la solicitada. Será entonces la clase o clases en que se registre el producto o servicio, lo que determinará la cobertura de la marca, y por ende la extensión del derecho.
Para el caso del establecimiento industrial se deberán indicar los artículos elaborados por el establecimiento de acuerdo a las clases de productos del Clasificador. Si fuese un establecimiento comercial se deberán señalar los artículos que se comercializan, además de las regiones en donde se utilizará la marca; y en el caso de la marca sonora, se indicará la clase ligada al producto, u otro, que es promocionado por el sonido. Por último para el caso de la frase de propaganda, se indica la marca registrada a la cual se adscribe el tipo de marca (servicio, establecimiento industrial, etc.) la clase y las regiones en el caso del establecimiento comercial.
Presentada la solicitud de registro de marcas, nace el derecho de prioridad para el peticionario, sobre otras solicitudes presentadas con posterioridad a la suya; es decir, quién ingresó primero la solicitud de registro de marca tendrá preferencia para su registro.
El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) realizará un examen formal de la petición, procediendo a aceptarla o rechazarla. Si se acepta, se autoriza para realizar la publicación en el Diario Oficial. En caso de rechazo, se cuenta con un plazo para realizar las correcciones pertinentes.
La publicación del extracto en el Diario Oficial
Con la publicación del extracto autorizado por el solicitante en el Diario Oficial, comienza a correr el plazo para que cualquier interesado se oponga a la solicitud de registro de marcas. En caso de haber oposición, el solicitante puede optar por contestar la oposición. Si así lo decidiera se necesitará de la actuación de un abogado. Frente a la oposición, el Director de INAPI, deberá pronunciarse, acogiendo o rechazando la oposición. Frente a esta decisión las partes pueden apelar al Tribunal de Propiedad Industrial.
El examen de fondo de la solicitud de registro de marcas
Luego de la publicación se procede al examen de fondo, mediante el cual se analiza el cumplimiento de los requisitos legales de fondo para la concesión de la marca. En base a los antecedentes de esta evaluación y la normativa vigente, el Director de INAPI decide entre la aceptación y el rechazo de la marca. Si se rechaza, el interesado puede oponerse, apelando ante el Tribunal de Propiedad Industrial, a través de un abogado habilitado.
Finalmente, en caso de aprobación, se le concederán al dueño de la marca:
- acciones penales, para condenar el uso malicioso;
- acciones civiles para obtener una reparación de los perjuicios por el uso no autorizado de la marca,
- acciones de oposición frente a un registro de una marca similar o idéntica a la suya, para la misma cobertura relacionada, e indirectamente
- una acción para intentar la anulación de un registro de marca, para el caso en que la oposición a una solicitud de registro de marca no se haya efectuado dentro del plazo pertinente.