Al consultar marcas registradas, si te preguntas qué hacer cuando otro sujeto ha registrado una marca que es tuya, tu respuesta está en el proceso de “nulidad del registro de marca”.
Cuando una persona realiza el procedimiento para registrar una marca, INAPI implementa todas las actuaciones que considera necesarias para evitar que esa nueva marca perjudique los derechos de otras marcas y de sus titulares, sin embargo, existen casos en que por una u otra razón, estos derechos igual se ven afectados.
Esto comúnmente se evidencia con aquellos empresarios que tienen tiempo en el mercado utilizando una marca, pero nunca la han registrado. Así que, cuando otra persona registra esta marca como suya, es que se preguntan qué pueden hacer al respecto. Para este tipo de casos, existe el proceso de nulidad de la marca.
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Ahora bien, para enseñarte más sobre el tema al consultar marcas registradas, hemos formulado una serie de preguntas y respuestas que esperemos te ayuden a disipar las dudas que puedas tener sobre la nulidad de la marca y cómo solicitarla.
¿Qué es la nulidad del registro de marca?
INAPI previendo la posibilidad de que algunas personas no hayan estado al tanto del proceso de registro de una marca y que por ello no hayan realizado la oposición en el momento oportuno, creo el procedimiento de nulidad.
La nulidad del registro de marca se trata de un procedimiento contencioso establecido por la Ley de Propiedad Industrial. Busca ofrecer protección al derecho de marca y al derecho de prioridad del titular de la marca. Este proceso habilita una oportunidad de hacer valer sus derechos a aquellos que no hayan podido hacerlo en la fase de oposiciones del registro de la marca.
La nulidad del registro de marca, está dirigida a dejar sin efecto aquellos registros de marcas que se hayan realizado en perjuicio del derecho de otros. Aún cuando esto no haya sido de mala fe y a aquellos registros que se hayan efectuado en violación de las causales de irregistrabilidad de la ley.
¿Puedo solicitar la nulidad del registro de marca por cualquier motivo?
No puedes solicitar la nulidad de un registro de marca por cualquier motivo, solo procede en base a las causales de irregistrabilidad del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Para sustentar esta respuesta, citamos un extracto del libro Marcas Comerciales (INAPI, 2011), donde se explica lo siguiente:
“En la actualidad el art. 26 LPI establece como causales para la nulidad del registro de marcas comerciales, la infracción de cualquiera de las prohibiciones establecidas en el art. 20 LPI. Dichas causales también son aplicables a las indicaciones geográficas y denominaciones de origen, de acuerdo a los arts. 101 y 102 LPI” (p.341).
Por lo tanto, antes de iniciar el proceso de nulidad de una marca, debes asegurarte que tu solicitud se fundamente en alguna de estas causales, de lo contrario, no podrás solicitarla.
¿Quién puede solicitar la nulidad de la marca?
Cualquier persona al consultar marcas registradas, y darse cuenta de que su marca ha sido registrada, puede solicitar la nulidad del registro de marca. Esto siempre que fundamente su demanda en alguna de las causales establecidas en la LPI. Generalmente, los sujetos que solicitan la nulidad del registro, son aquellos que poseen un derecho preferente sobre la marca que se registró.
En la mayoría de los casos, la nulidad del registro es solicitada por una persona o empresa que, al consultar marcas registradas, considera que su derecho o titularidad sobre la marca se ve afectado por el registro que desea anular. Algunos de estos sujetos son comerciantes que tienen mucho tiempo usando la marca, pero que no han tramitado su registro y que al consultar marcas registradas, se percataron de que otro comercio la está usando o cuando quisieron iniciar su registro notaron que la marca estaba registrada por otra persona.
¿Qué es el derecho preferente sobre una marca?
De la lectura anterior surge otra pregunta ¿De qué se trata el derecho preferente y cómo saber quién lo tiene? El derecho preferente es el derecho que la ley concede al titular de la marca, para que este tenga prioridad ante terceros, sobre el ejercicio de cualquier acción y derecho derivado de la marca.
En principio, se obtiene con el registro de la marca, por cuanto, este acto es la mejor forma de reconocer la titularidad y uso de la marca, sin embargo, existen algunos casos que, aún cuando el la persona no tiene la concesión de la marca, tiene pruebas suficientes para demostrar que el fue el creador y el primero en usar esa marca y por lo tanto, el derecho preferente le pertenece.
El derecho preferente es útil para evitar que otras personas que sean ajenas a la titularidad de la marca, hagan uso de esta y se beneficien de ello. A través de este derecho, obtienes prioridad sobre todas las acciones y atribuciones de esa marca.
¿Necesito de asistencia legal para solicitar la nulidad de la marca?
Cualquiera que desee presentar una demanda de nulidad de registro de marca, debe contar con la asistencia de un abogado. La asistencia legal en este caso no es opcional, es un requisito obligatorio exigido por la ley. Tomando en cuenta que se trata de un procedimiento contencioso, la asistencia legal es exigida tanto para el solicitante de la nulidad como para el sujeto que es objeto de ella.
¿Ante quién debo solicitar la nulidad del registro de marca?
La demanda de nulidad del registro de la marca deberá ser presentada ante el Instituto de Propiedad Industrial (INAPI). INAPI es el ente competente para tramitar el proceso hasta la resolución decisiva.
Igualmente, la resolución de INAPI podrá ser apelada ante el Tribunal de Propiedad Industrial, quien deberá emitir decisión al respecto y finalmente, como última instancia, el recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia.
¿Puedo solicitar la nulidad de la marca en cualquier momento?
Esta pregunta tiene dos respuestas y la respuesta dependerá si se trata de un registro de mala fe o no. Ahora bien, probablemente te preguntes de qué se trata un registro de mala fe.
La mala fe se refiere a una conducta humana, en este caso, a las malas intenciones del sujeto que solícito e inscribió una marca a sabiendas de que ese registro estaba viciado por alguna causa de ley.
En este sentido, cuando el registro de la marca que se busca anular no haya sido de mala fe, el solicitante tendrá un periodo de cinco años para demandar la nulidad del registro, pasado este tiempo no tendrá derecho para hacerlo. En cuanto a los registros de mala fe, estos no tienen un tiempo establecido para su nulidad, es decir, el interesado en anularlo, podrá en cualquier momento solicitar su nulidad.
Con ánimos de complementar la respuesta anterior, traemos a colación un fragmento del libro de Marcas Comerciales (INAPI, 2011), donde se INAPI expone lo siguiente:
“La prescripción de la acción de nulidad, de acuerdo al art. 27 inc 2 LPI, cuenta con una excepción que nuestra legislación recoge del Convenio de París, por la cual la acción no prescribe. Para que proceda la excepción el registro marcario debe haber sido obtenido de mala fe. Es importante destacar que el caso de haber obtenido de mala fe un registro marcario, puede no constituir por sí solo una causal de nulidad, sino que otorga la posibilidad de 513 alegar la no obstante del cumplimiento el plazo de prescripción, por lo que el demandante debe hacer presente en la demanda la causal de nulidad que se configura”. (pg.343)
¿Cuánto tiempo tengo para presentar la nulidad de registro de marca?
Por lo tanto, en caso de que quieras iniciar un proceso de nulidad de marca, tienes cinco años para hacerlo, cuando se trate de un caso que no involucre “la mala fe” y cuando si la involucre, no tendrás un plazo fijo para hacerlo. Si te encuentras en esta situación, te recomendamos iniciar el procedimiento de nulidad lo antes posible, apenas te des por enterado de la situación, busca asistencia legal e inicia la solicitud, así evitas que la otra persona se afiance más a tu marca en el mercado y pueda afectarla de alguna manera.
¿Cómo solicito la nulidad de marca? si al consultar marcas registradas, mi marca ya fue registrada
Una de las preguntas más comunes al consultar marcas registradas respecto al tema de nulidad es cómo se realiza este proceso. Posiblemente quieras dejar sin efecto el registro de una marca, pero no sabes como hacerlo. No te preocupes, en las siguientes líneas te enseñamos cómo.
Lo primero que debes saber sobre el procedimiento de nulidad del registro de marca es que:
Lo realiza un abogado, no puedes efectuar este proceso por ti mismo, aunque al consultar marcas registradas, te diste cuenta tú como persona natural, debes acudir a los servicios de un profesional que sabrá cómo desarrollar el proceso y que estará preparado para ejercer la defensa de tus derechos.
Ahora bien, aún cuando el proceso no lo realices tú, te queremos enseñar cómo hacerlo, para que estés consiente de lo que sucede en la causa y puedas hacer seguimiento de tus intereses.
Demanda de nulidad del registro de marca
Si al consultar marcas registradas, te diste cuenta que tú marca estaba registrada, el primer paso para iniciar el proceso de nulidad, es presentar la demanda ante el INAPI. La demanda debe contar con los requisitos de forma exigidos por la ley. Es obligatorio que la demanda de nulidad se fundamente en una de las causales establecidas en el artículo 20 de la LPI y que sea presentada dentro de la oportunidad procesal (dependerá de si el registro fue de mala fe o no), de lo contrario no será válida.
Notificación al titular de la marca del proceso de nulidad
Una vez presentada la demanda y aceptada por INAPI, se procede a notificar al titular de la marca demandada. Esta notificación deberá realizarse de acuerdo a las disposiciones del artículo 40 del Código Procesal Civil.
Fase de contestación de la demanda de nulidad de la marca
Una vez se haya notificado al demandado, este tendrá un periodo de 30 días para contestar la demanda de nulidad. Esta es la oportunidad de que el demandado puede ejercer la defensa de sus derechos y refutar las afirmaciones del demandante.
Fase probatoria del proceso de nulidad
Luego de que la demanda haya sido contestada, se inicia una fase probatoria que durará un periodo de 30 días, prorrogable por 30 días más. En esta oportunidad las partes consignarán en el proceso las pruebas que consideren necesarias para sustentar sus escritos.
Fase de sentencia del proceso de nulidad
Terminada la fase probatoria, se citará a las partes para informarles que inicia la fase de sentencia. En este periodo las partes no podrán consignar escrito, deberán esperar el pronunciamiento que declare con lugar o no la demanda. Cabe destacar que esta fase no posee un tiempo determinado, el organismo puede tardar lo que considere prudente en pronunciarse.
Esta sentencia es apelable, cualquiera de las partes podrá cuestionar este dictado y solicitar una reconsideración al TDPI y posteriormente a la Corte Suprema de Justicia.
En AbogaDOC somos especialistas en derecho de marca por lo que somos una opción indispensable al momento de consultar marcas registradas, nos encargamos de apoyarte a lo largo de todo el procedimiento. Cuidamos cada uno de los detalles establecidos en la ley y por INAPI, procurando que tú nulidad sea exitosa.