Controversia entre marcas.
Algunos casos emblemáticos (parte II)
Tal como se adelantó en la primera parte de este post, las disputas legales por el uso de una marca comercial no son un tema aislado de la realidad y, por el contrario, las buenas prácticas comerciales requieren cada vez más atención, toda vez que se obvian o pasan por alto puede -ciertamente- elevar el riesgo de incurrir en costos legales (tanto de tiempo como de dinero) por una defensa de marca que no necesariamente garantiza que ésta pueda seguir utilizándose.
El abogado y profesor de Derecho de Marcas, Marcos Morales Andrade, advertía ya en noviembre de 2009 del peligro que para el Tribunal de Propiedad Industrial los registros con más de 10 años de antigüedad pudieran estimarse definitivamente “consolidados” a favor de sus titulares. En su opinión, aquella postura sobre demandas de nulidad contra registros antiguos “sólo beneficiaba a los titulares de registros piratas”.
Por ejemplo, en el caso de la marca “Dockerssun” la compañía Levi Strauss & Co. recurrió de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia del TPI, la cual -tal como en el caso O’Neill- sostuvo la inejecutabilidad del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (en particular, del artículo Nº 6 bis N° 3). Por consiguiente, el TPI concluyó que la acción de nulidad marcaria por registro de mala fe era prescriptible.
En esa línea, la sentencia de la Corte Suprema resolvió que el Convenio que se reclamó infringido entró a regir en Chile conjuntamente con la Ley N° 19.039 el 30 de septiembre de 1991 -previa ratificación del Congreso Nacional- por lo que aquel cuerpo normativo se constituye como una ley de la República y -como tal- es de obligatoria aplicación por los jueces.
Así, el artículo Nº 6 bis Nº 3 (sobre las marcas notoriamente conocidas), dispone que “(No) se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”, estableciendo el principio de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad en el supuesto del registro de mala fe. Y como ya se ha indicado en otras oportunidades, aquella debe entenderse como la conducta destinada a engañar a otros o que busca no cumplir con las obligaciones legales o contractuales debidas.
Con todo, agrega el experto que éste criterio no es nuevo ni antojadizo, ya que en el caso de los registros marcarios viciados y obtenidos antes de la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad Industrial actual (19.039), se consagró con el tiempo una tesis que permitía la recuperación de marcas registradas de mala fe y que se inició en el antiguo Departamento de Propiedad Industrial (DPI) con los fallos “Bimbo” y Häagen Dazs (1994-1996), siendo también recogida por el antiguo Tribunal de Apelaciones (TAPI) en el fallo Calvin Klein (1999). Conforme a dicha tesis, destaca Morales que “para enervar (evitar) la acción de nulidad mediante la excepción de prescripción, era necesario que el demandado hubiera usado la marca impugnada de manera relevante, habitual y de buena fe”.
“Crossfit”: no sólo una disciplina deportiva, también una marca comercial.
Tal como fue publicado en El Mercurio este año, la empresa Crossfit Inc -ligada al fundador de la popular disciplina de entrenamiento integral, Greg Glassman- inició una ofensiva legal por conseguir el uso exclusivo de la marca en Chile.
Lo que no consigna el artículo, es que aquella estrategia fue todo un éxito, ya que a los registros concedidos de la marca “Crossfit” para la venta de indumentaria deportiva (Clase 25, Nº 1153982) y para el equipamiento y máquinas de ejercicios (Clase 28, Nº 1153983), se sumó el pasado 7 de octubre la cancelación voluntaria del registro Nº 937342 (perteneciente al empresario chileno Cristián Ciudad) para utilizar la marca en las actividades comprendidas en la Clase 41 -vale decir- eventos deportivos.
En esa línea, el representante de Crossfit Inc en Chile, Andrés Grunewaldt, declaró al diario que: “entendemos que hay personas que pueden usar la marca sin saber que está registrada. Por lo tanto, nuestro primer approach es basado en la buena fe. Ahora estamos haciendo una campaña para comunicar que su uso está prohibido salvo que tengan una licencia de Crossfit de California, que es el creador”.
Finalmente, los argumentos que tuvo en consideración el INAPI (según su sitio web) para revisar la acción de nulidad invocada por Crossfit Inc y -en definitiva- declarar el desistimiento del registro obtenido en agosto del 2011 por Cristián Ciudad, fueron los siguientes:
- Efectividad que el demandante es el creador de la marca “Crossfit” para distinguir los servicios de la Clase 41, amparados por el registro impugnado u otros relacionados.
- Efectividad que el demandante es titular de registros marcarios vigentes en el extranjero de la marca “Crossfit”, para distinguir los servicios de la clase 41 y amparados por el registro impugnado u otros relacionados.
- Fama y notoriedad que posee la referida expresión -en el país originario del registro- y tanto en el sector pertinente del público que demanda los servicios de la clase 41 como en otros relacionados.
- Efectividad que vigencia del registro impugnado se presta para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los servicios que se pretenden resguardar.